专利文件撰写实务注意问题

2020-06-05 08:46

一、 可授予专利权的保护客体

可授予专利权保护的客体对比表 发明 定义 对产品、方法或者改进所提出的新的技术方案 类别 产品发明白 方法发明 改进发明 技术类型 实用新型 对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案 产品的形状 产品的构造 产品的形状+构造 装饰类型 外观设计 对产品的形状、图案或者其结合,以及色彩与形状、图案相结合所作出的富有美感并适于工业上的新设计 产品外观的形状 产品外观的图案 产品外观的形状+图案 产品外观的形状+色彩 产品外观的图案+色彩 产品外观的形状+图案+色彩 二、不授予专利权的客体

1、 因违反法律、社会公德、妨害公共利益;依赖遗传资源完成的发明,遗传资源的获取或利用违反

法律、行政法规,而不授予专利权。(主要是针对发明创造的目的违背法律)

2、 科学发现(是对人认识的延伸,不是对客观世界改造的技术方案,对科学发现的进一步的发明创

造可授予专利权)

3、 智力活动的规则和方法(没有采用技术手段或者利用自然规律,也未解决技术问题和产生技术效

果,从而不构成技术方案,必须要包含技术特征) 4、 疾病的诊断和治疗方法

5、 动物和植物品种(主要看人在动物或植物生产中所起的作用)

6、 原子核变换方法和用该方法获得的物质(关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益,

但对其使用的设备,仪器可授予专利权)

7、 对平面印刷的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计(如:LOGO,产品名称) 8、 其他不能获得专利权的客体(主要看是否采用技术手段解决技术问题)

三、发明或实用新型专利申请文件简介(必须以书面形式或国家产权局规定的电子申请形式向国家知识产

权局提出申请)

1、 发明或实用新型专利申请文件及示例(应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件)

1) 请求书:申请人用来向国家知识产权局表达请求授权专利权的愿望的文件用于确立专利的主体和

客体,列出提交文件清单,写明发明或者实用新型的名称、发明人或者设计人的姓名、申请人的姓名或者名称、地址以及其他事项。

2) 说明书:申请有向社会充分公开发明或实用新型,对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,

以所属技术领域的技术人员能够实现为准,必要时,应有附图。

3) 说明书摘要:提供发明或实用新型技术情报,简要说明发明或者实用新型的技术要点。不具有法

律效力。有附图的专利申请,还应当提供一幅最能说明该发明或实用新型技术特征的附图。 4) 权利要求书:申请人以说明书为依据用来确定发明或实用新型专利权的保护范围。

5) 其他附件:代理委托书、费用减缓请求书、提前公开请求书、实用性审查请求书等。 2、 发明或实用新型专利申请文件组成及基本要求 组成 请求书 说明书摘要 权利要申请文件 说明书 求书 名称 技术领域 背景技术 正文 要解决的技术问题 发明内容 附图说明 具体实施方式 附图(实用新型应有附图,发明可能有附图) 其他附件

3、专利申请标准表格

1)纸张质量好,A4纸,页边距为上25mm,左25mm,右15mm,下15mm(均为到有字部分) 2)各种文件(说明书,说明书附图,权利要求书,说明书摘要,摘要附图,图片或照片,简要说明

按申请的实际情况提交 技术方案 有益效果 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属领域的技术人员能够实现为准 按撰写形式划分 从属权利要求 按性质划分 产品权利要求 方法权利要求 独立权利要求 前序部分 特征部分 引用部分 限定部分 基本要求 按统一表格填写 应当简要说明发明或者实用新型的技术要点 1. 以说明书为依据 2. 清楚、简要地限定要求专利保护的范围 3. 独立权利要求记载必要技术特征 与其他表格应分页

4、发明或实用新型的新颖性只有在其具备实用性后才考虑

实质审查:1、商标实质审查,2、专利实质审查

商标实质审查:对申请注册的商标是否具备注册条件的审查。

实质审查是商标注册主管机关对商标注册申请是否合乎商标的规定所进行的检查、资料检索、分析对

1) 拒绝商标注册的绝对理由的审查,即审查申请的商标是否违反禁用条款、是否具有显著特征; 2) 拒绝高枝注册的相对理由的审查,即审查申请的商标与在先权利是否冲突,故也称新颖性审

查。

是指行政机关不仅要对申请材料的要件是否具备进行审查,还要对申请材料的实质内容是否符合条件进行审查。对于申请的实质审查,有的可以采取书面审查的方式,即通过申请材料的陈述了解有关情况,进行审查,但有的实质审查还需要进行实地核查,才能确认真实情况。例如,食品卫生法规定,食品卫生比、调查研究并决定给予初步审定或驳回申请等一系列活动。

监督机构对食品生产经营企业和食品摊贩的申请材料进行初审后,应在规定的期限内委派食品卫生监督员深入现场进行卫生审查,对不符合卫生要求的环节,提出意见,给予指导,待改正后再进行审查,直至符合国家规定的卫生要求。又如,液化气体铁路罐车(罐体)运输许可证以证规则第七条规定:“在对液化气体铁路罐车办理审查发证或复审过程中,必要时可实地核查液化气体铁路罐车。”对于需要采取实地核查时,向当事人或其他有关人员出示执法身份证件,以表明自己正代表国家执行公务,否则当事人可以拒绝接受核查。例如,无公害农产品谁程序第九条规定:“申请材料符合要求的,但需要对产地进行现场检查的,中心在10个工作日内作出现场检查计划并组织有资质的检查员组成检查组,同时通知申请人并请申请人予以确认。检查组在检查计划规定的时间内完成现场检查工作。”要求行政机关派两名以上工作人员进行核查,主要是为了保证核查工作的公正性。

对于情况复杂的或者重大的行政许可,行政机关应当采取极为慎重的态度,行政机关的负责人应当集体讨论决定。情况复杂的或者重大的行政许可,一般是指涉及公共利益或者利害关系人的重大利益,对于这类行政许可,除适用一般审查程序,给申请人或利害关系人以陈述和申辩的机会,对符合听证条件的,应当按照听证程序举行听证。在作出行政许可决定前,行政机关的负责人应当集体讨论,对于审查过程中的情况进行深入分析、研究,再作出行政许可决定,从行政程序上最大限度地保障公民和组织的合法权益。

专利实质审查

实质审查亦称完全审查制度,即除形式审查外,还要进行新颖性、创造性、实用性的实质审查,再确实质审查制中又分为即审查制和延迟审查制两种。

1、 即时审查制,又称为一次性审查制。即专利局对申请案进行形式审查这后,无需申请人提实质审

查请求,就随即对专利申请的内容进行新颖性、创造性和实用性审查,以确定是否授予专利权。即时审查制的优点是可以确保所授予专利权的专利质量,减少诉讼纠纷,这使审查程序等到一定的简化。其缺点是审批时间较长,且需要有庞大的专利审查机构。

2、 延迟审查制,又叫早期公开请求审查制。即专利局在对专利申请案进行形式审查之后,不立即进

行实质审查,而是先将申请案公开,申请人可以自申请日起一段时间内的任一时间请求实质审查,待申请人提出实质审查请求之后,在已化开的情况下,专利局才进行审查。申请人在法定期限内不提出实质审查请求则被视为自动撤回申请。我国为3年。其优点是加速了专利信息的交流;给申请人充分时间来考虑是否提出实质请求和什么时候提出实审请求,申请人中有一部分将根据实际情况放弃实质审查请求的,从申请人来讲避免了被驳回,节约了审查费用,从专利局来讲减轻了审批的工作量,使审查员能集中精力审查处理那些提出实审请求的专利申请案。但是,这种审查制时间太长,使专利申请长期处于悬而未决的状态,容易造成纠纷。另外从早期公开到颁发专利证书这一段时间是法律上的临时保护期,在这期间申请人的权益得不到充分、可靠的保护。总的来说,早期公开延迟审查制综合了形式审查和即时审查制的优点,解决了专利制度发展历史上出现的比较尖锐的矛盾。

分案申请

1、 定义:申请专利的发明创造不符合专利法有关一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项以明或者实用新型,一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计的规定的,应当由申请人自动提出,或根据专利局审查员的要求,将该申请分成两件以上的符合单一性规定的专利申请,叫分案申请。 定是否授予专利权。

2、 原则:申请人要求分案,应当在专利局发出授权通知前,向专利局提出分案请求。当专利局认为一件专利申请不符合单一性规定的,它将通知申请人在指定期限内对其申请进行修改。

分案的申请不得改变原申请的类别,原申请是发明,分案申请也应当是发明。实用新型和外观设计也一样。分案申请改变类别的不予受理。符合规定的分案申请享有原申请的申请日。要求优先权的分案申请享有原申请的优先权日。

3、 分案申请

3.1、分案的几种情况

一件申请有下列不符合单一性情况的,审查员应当要求申请人对申请文件进行修改(包括分案处理)使其符合单一性要求。

(1) 原权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上发明。

原始提交的权利要求书中包含不属于一个总的发明构思的两项以上发明的,应当要求申请人将权利要求书限制至其中一项发明(一般情况是权利要求1所对应的发明)或者以至于一个总的发明构思的两项以上的发明,对于其余的发明,申请人可以提交分案申请。

(2) 在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有

单一性。

在审查过程中,申请人在修改权利要求时,将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中,或者在答复审查意见通知书时修改权利要求,将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求替换原独立权利要求,而该发明与原权利要求书中的发明之间缺乏单一性。在此情况下,审查员一般要求申请人将后增加或替换的发明从权利要求忆中删除。申请人可以对该删除的发明提交分案申请。

(3) 独立权利要求之一缺乏新颖性或创造性,其余的权利要求之间缺乏单一性。

某一独立权利要求(通常是权利要求1)缺乏新颖性或创造性,导致与其并列的独立权利要求之间,甚至其从属权利要求之间失去相同或者相应的特定技术特征,即缺乏单一性,因此需要修改,对于因修改而删除的主题,申请人可以提交分案申请。例如,一件包括产、制造方法及用途的申请,经检索和审查发现,产品是已知的,其余的该产品制造方法独立权利要求与该产品用途权利要求之间显然不可能有相同或者相应的特定技术特征,因此它们需要修改。

上述情况的分案,可以是申请人主动要求分案,也可以是申请人按照中审查员要求而分案。应当指出,由于提出分案申请是申请人自愿的行为,所以审查员只需要求申请人将不符合单一性要求的两项以上发明改为一项发明,或者改为属于一个发明构思的两项以上发明,至于修改后对其余发明是否提出分案申请,完全由申请人自己决定。

另外,针对一件申请,可以提出一件或者一件以上的分案申请,针对一 件分案申请还可以以原申请为依据再提出一件或者一件以上的分案申请。针对一件分案申请再提出分案申请的,若其递交日不符合本指南第一部分第一章第5.1.1节(3)的规定,则不能被允许,除非审查员指出了单一性的缺陷。

指南第一部分第一章第5.1.1节(3):分案申请的递交时间

申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限) 届满之前提出分案申请。上述期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。

对于审查员已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起三个月内,不论申请人是否提出

复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

初步审查中,对于分案申请递交日不符合上述规定的,审查员应当发出分案申请视为未提出通知书,并作结案处理。对于已提出过分案申请,申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的,再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的, 不得分案。

但是,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况,申请人再次提出分案申请的同时,应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的,不能按照除外情况处理。对于不符合规定的, 审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的, 审查员应当发出视为撤回通知书。申请人补正后仍不符合规定的,审查员应当发出分案申请视为未提出通知书, 并作结案处理。

3 . 2 分案申请应当满足的要求 分案申请应当满足如下要求。 ( l )分案申请的文本

分案申请应当在其说明书的起始部分,即发明所属技术领域之前,说明本申请是哪一件申请的分案申请,并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称。

在提交分案申请时,应当提交原申请文件的副本;要求优先权的,还应当提交原申请的优先权文件副本。

( 2 )分案申请的内容

分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。否则,应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款或者专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请。 ( 3 )分案申请的说明书和权利要求书

分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如,分案前原申请有A 、B 两项发明;分案之后,原申请的权

利要求书若要求保护A ,其说明书可以仍然是A 和B ,也可以只保留A ;分案申请的权利要求书若要求保护B ,其说明书可以仍然是A 和B ,也可以只是B 。

有关分案申请的申请人、递交时间和分案申请的类别的要求,适用本指南第一部分第一章第5 . 1 . 1 节的规定。

3 . 3 分案的审查

在一件申请需要分案的情况下,对分案的审查包括对分案申请的审查以及对分案以后的原中请的审查,应当依据专利法实施细则第四十二条和第四十三条进行。

( l )根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定,分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。否则,审查员应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改或者进一步修改的内容超出原申请说明书和权利要求书记载的范围,则审查员可以根据专利法实施细则第五十三条第(三)项的规定,以分案申请不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定或修改不符合专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请。 ( 2 )根据专利法实施细则第四十二条第二款的规定,一件申请不符合专利法第三十一条第一款和专利法实施细则第三十四条规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改。也就是说,在该期限内将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明构思的几项发明。同时应当提醒申请人注意:无正当理由期满未答复的,则该申请被视为撤回;无充分理由不将原申请改为具有单一性的申请的,审查员可以以申请不符合专利法第三十一条第一款的规定为理由驳回该申请。同样,对于原申请的分案申请不符合单一性


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