文献来源-《知识产权》2010年第6期第89-100页
美国商业方法专利的十年扩张与轮回：从道富案到Bilski案的历史考察
刘银良*
Historical Exploration of a Decade of Patenting Business Methods in the United States:
From the State Street to the Bilski
摘要：1998年道富银行案揭开了美国商业方法专利序幕。此后十年间，美国的商业方法申请、授权和诉讼风起云涌，但并未显示对美国金融业和电子商务业带来益处。2008年美国联邦巡回上诉法院在Bilski案中摈弃道富案标准，确立机器或转换标准，借以限制商业方法专利，但最高法院不予认可，商业方法专利判定重新回到不确定状态。考察美国商业方法专利的十年扩张与轮回，可有助于理解商业方法专利争论的实质，有益于把握我国的商业方法专利政策。
关键词：美国、专利、商业方法、道富案、Bilski案
一、引言：一段历史的纠结
从20世纪70、80年代开始，随着信息技术和生物技术的发展，美国专利制度开始其扩张时代，生物材料、计算机软件和商业方法等渐次成为可专利主题（patentable subject matter）。可专利主题扩张引发了多方面的争论。这是可以理解的，因为一种新产权制度的设置，肯定对既有社会关系造成冲击，引发利益冲突。关于是否应当把商业方法作为可专利主题，就在美国专利法界（包括立法、行政、司法、从业者和研究者等）引发了持久、广泛的争论，从而使此前至少一个时代（十年）充斥着关于商业方法可专利性的历史纠结。
1998年，美国专门负责专利上诉案件审理的联邦巡回上诉法院（CAFC）在道富银行信托公司诉签记金融集团公司案（以下简称“道富案”）中判决认为，商业方法并非美国专利法排除的主题，乃由此揭开美国商业方法专利保护序幕。1 此后约十年间，商业方法专利在美国风起云涌，并先后影响到世界多个国家和地区，形成商业方法专利扩张的“大跃进”时 *1
刘银良，法学博士、副教授，北京大学法学院、知识产权学院。
See State Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).
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代。2008年，CAFC在In re Bilski案（以下简称“Bilski案”）中放弃道富案判定标准，提出较为严格的“机器或转换”标准。2 这似乎能够宣布一个狂热的商业方法专利时代结束。然而，美国联邦最高法院（以下简称“最高法院”）通过审理本案，虽然判决支持CAFC的结论，但却使用了不同理由，并对机器或转换标准给予限制，从而使商业方法专利判定重新回到不确定状态。3
美国专利法的基础是其宪法中的“知识产权条款”，它赋予国会立法权力以保证发明者在一定时期内就其成果享有独占权，以促进实用技术的进步。4 据此，美国1790年专利法规定可申请专利的主题包括“任何实用的技术、制品、引擎、机器、装置或其任何改进”。1793年修订后的专利法把可专利主题扩展至物质组成，并规范其表述为任何新的和实用的“技术、机器、制品或物质组成”（art, machine, manufacture or composition of matter），以及它们的改进。5
1952年美国专利法全面修订，选择使用“方法”（process）代替原来的“技术”，从此美国专利法下的可专利主题范畴即定型为“方法、机器、制品、物质组成”或它们的改进。
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这些涵义广泛的概念，经最高法院做扩展性解释，已延伸包括很多新型发明主题，如生物
技术发明和计算机软件发明等。7 但最高法院也表明，可专利主题范畴的扩展并不意味着它没有限制，也不意味着它可包括每一种发现，如自然规律、物理现象和抽象概念都不是可专利主题。8
从20世纪70年代初到80年代初约十年间，最高法院先后判决了三个案件，集中处理了计算机软件相关发明的可专利性。Benson案（1972）认为，算法是一种抽象概念，仅涉及算法的方法不属于可专利主题，但这并不意味着任何计算机程序都被排除在可专利主题之外。9 Flook案（1978）认为，如果发明在总体上仅涉及一种自然现象（自然规律）或数学算法，不构成可专利主题，但一种自然规律的具体应用或可构成可专利主题。10 Diehr案（1981）认为，虽然单纯的计算机程序算法仅属于抽象概念，不是可专利主题，但却不能仅因为产品或方法涉及计算机软件，而认为相关产品或方法不具有可专利性。11 这意味着， 23
See In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008). See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010). 4
US Constitution, Article I, Section 8, Clause 8. 5
See US Patent Act of 1790, Section 1; US Patent Act of 1793, Section 1; US Patent Act of 1836, Section 6; US Patent Act of 1839, Section 7. 6
See 35 U.S.C. 101. 7
See Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980); J.E.M., Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U.S. 124 (2001). 8
Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, at 309 (1980). 9
Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). 10
See Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978). 11
Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).
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计算机程序或算法的存在，并不必然影响相关产品或方法的可专利性。
上述美国专利法的立法规定和司法实践，构成商业方法专利的历史背景。在此基础上，本文将对此前约十年间美国的商业方法专利过程进行分析，供我国在处理商业方法专利问题时参考。在Bilski案中，史蒂文斯大法官曾引用他的前辈霍姆斯大法官（Justice Holmes）——以格言“法律的生命在于经验而非逻辑”所著称的法学家——的话说，“一页历史值过一卷逻辑”。12 好在历史并未逝去久远，各种文献资料尚存，足以支持本文的论证。
尽管人们在各种表达中经常使用商业方法或商业方法专利等概念，但要在专利法语境下对它们下一个严谨、全面的定义却非易事。在本文中，“商业方法”是指从事商业活动的方法，可涉及金融、保险、银行、税收、电子商务等多个领域；“商业方法专利”（business method patent）是指涉及商业方法的专利，它可归于美国专利分类第705类，或国际专利分类（IPC）第G06F17/60类。13
二、道富案：揭开商业方法专利序幕
自1790年美国专利法实施以来，虽然美国专利局也偶尔授予一些所谓的“金融专利”，
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但纯粹的商业方法基本被排除在可专利主题之外。在Hotel Security Checking案（1908）
中，所涉主题为一种防盗簿记系统，上诉法院认为，即使对“技术”概念做最自由的解释，
15一种商业交易系统如果不与具体实施方法相结合，就不属于“技术”，不是可专利主题。 在
Joseph E. Seagram & Sons案（1950）中，所涉主题是一种针对消费者偏好的调和威士忌盲测方法，法院不认可它是可专利主题：“传统地，产业界一直在为开发更好的、能够持续取悦消费者的产品而寻求确定消费者的反应。通过授予专利让上诉人垄断如此巨大的营销和确定消费者偏好的领域，在我们看来，将没有法律依据地对科学和产业造成严重限制。”16 这些案件表明，纯粹的商业方法基本游离在美国专利法视野之外，此即“商业方法例外”。
里奇法官（Giles Rich, 1904-1999）曾在一篇文章中指出，并非每种发明都可被授予专利，一件发明尽管可能对个人、公众或国防具有很大价值，但如果它不属于专利法第101条列举的主题范围，它就不是可专利的发明。他打趣说，作为他那个时代伟大发明之一的尿 12
Justice Holmes, “a page of history is worth a volume of logic”, New York Trust Co. v. Eisner, 256 U. S. 345, at 349 (1921). 转引自Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3239 (2010) (Stevens, J., concurring). 13
See USPTO, Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods), White Paper Ver.1.43, issued in 2000 (以下称“USPTO White Paper”), at 6-7. Available at
http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/whitepaper.pdf (本文引用的所有电子文献的最后访问时间都是2010年9月6日，以下不再一一注明). 《国际专利分类表》第八版（International Patent Classification, 8th edition, 2006年初生效)为商业方法专利创设的分类类别为“G06F17/60”。 14
See Edmund Burke Commisioner of Patents, List of Patents for Inventions and Designs, issued by the United States from 1790 to 1847。转引自USPTO White Paper, at 2-3. 15
See Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908). 16
Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell, 180 F.2d 26, at 28 (D.C. Cir. 1950).
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布服务，就在可专利范畴之外。17 里奇不仅是美国1952年专利法起草人之一，后来他还相继在CCPA（美国关税与上诉法院，CAFC前身）和CAFC主审专利上诉案件40多年，对现代美国专利法的诠释产生了巨大影响。例如，他曾参与审理有影响的Chakrabarty案和Diehr案，主笔其判决书，以开放的视角诠释专利法，主张可专利主题应延伸至有生命的物质和涉及计算机软件的方法等。18 他的一些重要判决得到最高法院的认可，但也招致广泛批评。1998年，当他以94岁高龄参与审理并主笔道富案时，他激进的专利思想又一次得到体现。这一次他的结论受到人们更多、更持久的批评，直到今天仍是如此，并且他的结论也在十年后为他CAFC的同事所实质抛弃。19
道富案涉及签记公司于1993年获得的第5,193,056号专利，即“轮毂轮辐式金融服务配置数据处理系统”。该商业操作方法为管理多个共同基金而设计，要点在于把各共同基金作为轮辐，置于轮毂即投资组合控制下，实施集中管理，以节约管理成本、提高管理效率和避税等，在该操作过程中需要应用计算机。CAFC认为，虽然算法本身属于抽象概念，但当它实际应用时，如果产生“实用、具体和有形的结果”，就成为可专利主题。此前CAFC曾认为，使用一台仪器，经过计算，可把患者的心跳转换为心电图信号，它对应着一种实用、具体或有形的结果，即患者心脏状况，因而相关方法相当于抽象概念的实际应用；20 或者，相关数据通过机器，经过一系列计算，可以在光栅监视器上产生平滑波形，就相当于抽象概念的实际应用，即平滑的波形就相当于一种实用、具体和有形的结果。21 在本案中，所涉方法使用一台仪器，经过数学计算，可把代表具体金额的数据转换为分享价格，该价格被即刻固定，用作记录或报告目的，也可在管理和贸易等活动中使用，这相当于一种实用、具体和有形的结果，相关方法也相当于一种算法（或公式）的实际应用，不属于专利法排除的主题。22 换句话说，以价格、成本、损失、利润、百分比等数字表示的结果也可算作“实用、具体和有形的结果”，因而相关方法属可专利主题。
CAFC还认为地方法院错误地理解了商业方法例外。它强调：“我们利用此机会终止这种错误构想的（商业方法）例外。从一开始，‘商业方法’例外就仅代表着一些概括的、不再适用的法律原理的应用??从1952年专利法开始，商业方法已经——并且应当——享有
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See Giles S. Rich, The Principles of Patentability, 14 Fed. Cir. B.J. 135 (reprinted from 28 Geo. Wash. L. Rev. 393, 1960), at 135-136. 18
See In re Chakrabarty, 571 F.2d 40 (CCPA 1978); In re Diehr, 602 F.2d 982 (CCPA 1979). 19
See In re Bilski, 545 F.3d 943, at 959-960 (Fed. Cir. 2008). 20
See Arrhythmia Research Technology Inc. v. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053 (Fed. Cir. 1992). 21
See In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994). 22
See State Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, at 1373 (Fed. Cir. 1998).
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对其他任何方法（process or method）所适用的可专利性法律要求。”23
针对道富案，最高法院拒绝发布调卷令。24 1999年，CAFC又判决了AT&T案（涉及一种长途电话呼叫信息记录处理方法），进一步确认了道富案标准。25 道富案对于商业方法专利的具体意义包括：基本扫除了算法和商业方法的例外性障碍；认定商业方法从未被联邦法院认定为非专利主题；确立了商业方法可专利性判定的“实用、具体和有形的结果”标准。由于这些显著之处，道富案正式开启美国商业方法专利保护的序幕。
在其判决前后，道富案都曾引起人们极大关注，其中包括激烈的批评。有人认为，该案开启了一扇门，让本应扎根于科学、技术的专利，可用于保护人类思想的所有方面。26 有人担忧该案为那些比其他人快一点想出一种商业方法并通过计算机加以应用的人，打开了无限制占有的世界。27 还有评论认为，里奇法官的观点前后矛盾，因为他曾说尿布服务不属于可专利主题，但道富案的认定却相反。28 针对这些评论，Mayer法官总结说，道富案及其后续结果毫无疑问引发了“雷鸣般的齐声批评”。29
在道富案后，为减少商业方法专利对于商业经营的不良影响，美国国会曾于1999年通过专利法修正案，规定对于“在先发明人抗辩”而言，其中的“方法”包括“商业方法”。30 这为产业界对抗商业方法专利侵权诉讼提供了法定依据。
三、道富案后，商业方法专利势如潮水
据美国专利与商标局（USPTO）统计，它自1963年以来，就持续地为商业领域中的相关发明授予专利。31 涉及的具体领域，在90年代前主要为计算机化的邮资计价系统和收款系统，在90年代后逐渐转移至电子商务、金融交易系统和广告管理系统等。32 尽管如此，USPTO对于商业方法专利申请基本持排斥态度，认为它不属于法定主题。例如，1994年的《专利审查程序手册》（MPEP）曾明确规定，商业方法不属于法定可专利主题，相关申请可因此被驳回。33 后来随着涉及计算机应用的商业方法专利申请增多，审查员发现有时难 2324
State Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, at 1375 (Fed. Cir. 1998). See Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 525 U.S. 1093(1999). 25
See AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999). 26
John R. Thomas, The Patenting of the Liberal Professions, 40 B.C. L. Rev. 1139, 1160 (1999). 转引自In re Bilski, 545 F.3d 943 (Mayer, J., dissenting). 27
William Krause, Sweeping the E-Commerce Patent Minefield:The Need for a Workable Business Method Exception, 24 Seattle U.L.Rev. 79, 101 (2000). 转引自In re Bilski, 545 F.3d 943 (Mayer, J., dissenting). 28
See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3248 (2010) (Stevens, J., concurring). 29
In re Bilski, 545 F.3d 943, at 1004 (2008) (Mayer, J., dissenting). 30
See 35 U.S.C. 273(a)(3). 31
See USPTO, Patenting In Technology Classes - Count of 1963 - 2008 Utility Patent Grants (Class 705), at http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecstca/705clstc_gd.htm. 32
See USPTO White Paper - Automated Business Methods - Section III Class 705. At http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/afmdpm/class705.jsp. 33
See MPEP § 706.03(a) (1994).
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