规定,但这是基于法人人身权的保护,而在市场经营活动中,企业名称更是市场主体的营业标识,可以起到识别商品或者服务来源的作用,具有商号权意义。《反不正当竞争法》第五条第(三)项将“擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品”规定为不正当竞争行为,就是从营业标识(商号)保护的角度,制止造成市场混淆的行为。在国际上,商号权是一种重要的知识产权,国外也是普遍将其商号权冲突的纠纷纳入知识产权纠纷案件的范围。鉴此,最高人民法院2008最新公布的《民事案件案由规定》将“侵犯企业名称(字号)权纠纷”、“擅自使用他人企业名称、姓名纠纷”分别作为第三级和第四级案由予以规定,纳入“知识产权纠纷”当中,为将此类案件统一作为知识产权案件受理提供了依据。 四、关于被诉企业名称构成侵权应承担民事责任的方式
《民法通则》和有关知识产权法律对侵权行为应承担民事责任的方式作出了规定,在审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件时,可以根据案件具体情况,确定相应的民事责任。考虑被诉企业名称构成侵犯商标专用权或者不正当竞争行为时需要纠正不当使用的企业名称或字号,因此依据法律规定的“停止侵害”的责任方式,《规定》第四条规定:“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任”。这里的“规范使用”,主要是针对突出使用企业名称中的字号,侵犯他人注册商标专用权的行为,人民法院可以责令行为人经规范的方式使用、不得突出使用等。《规定》中的“等”还包括了承担民事责任的其他方式。
审判实践中,对于企业名称构成侵权的,有的法院判令侵权行为人变更字号。如2006年2月,上海市第一中级人民法院对原告宁波欧琳厨具有限公司与被告上海欧琳电器有限公司等商标侵权及不正当竞争一案作出判决,由于被告
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将与原告注册商标相同的文字“欧琳”登记为企业名称中的字号,并在相同或者类似商品上使用,其行为足以使相关公众误认为被告与原告存在特定的联系,进而将两者的产品混为同一市场主体,据此判令被告变更企业名称,变更后的企业名称中不得包含有“欧琳”文字。这些探索是有益的,在有些案件中采用这种责任方式也是必要的。特别是一些法院对这种民事责任的强制执行方式也作出了明确规定,进行了有效的探索,甚至一些地方性法规也做出相应规定。2005年9月1日起施行的《上海市企业名称登记管理规定》第十四条、第十六条规定:“人民法院判决企业停止使用登记注册的企业名称,并向登记机关发出《协助执行通知书》的,登记机关应当通知该企业在三个月内申请办理企业名称变更登记”。“企业未按照本规定第十四条申请办理企业名称变更登记的,登记机关可以对该企业处以五千元以上五万元以下的罚款。”在《规定》调研起草过程中,国家工商总局支持法院可以直接判令当事人申请变更企业名称。 五、与《规定》适用有关的几个问题 (一)形式合法与侵权认定的关系
涉及商业标识冲突的知识产权权利,一般都经过依法登记、注册,具有合法的形式,因此,在判决此类纠纷案件是否构成侵权时,就需要处理好权利的形式合法与侵权认定的关系。即使相关权利都有合法的形式,但是在权利行使过程中产生冲突,就要透过形式看本质,依据冲突本质对是否构成侵权作出认定,不能使形式合法成为侵权行为可以产生或者继续的依据。原最高人民法院副院长曹建明在第二次全国法院知识产权审判工作会议的讲话中指出:“有工商登记的合法形式,但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的,依法认定构成商标侵权或者不当竞争”。
(二)商标侵权与不正当竞争行为的认定问题
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《规定》着重解决了注册商标与在先权利之间、注册商标之间、企业名称之间的权利冲突纠纷的受理,除此之外,权利冲突还多发生在企业名称与在先注册商标之间。《规定》未对此专门予以规定,主要是因为对此类纠纷的处理已形成共识。2002年10月,最高人民法院公布了《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,该解释第一条第(一)项“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”行为解释为《商标法》第五十二条第(五)项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”。2005年2月,最高人民法院?2004?民三他字第10号函又明确指出:“对违反诚实信用原则,使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,根据当事人的诉讼请求可以依照《民法通则》有关规定以及《反不正当竞争法》第二条第一、二款规定,审查是否构成不正当竞争行为,追究行为人的民事责任”。上述司法解释和批复分别针对将他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称突出使用、正常使用的行为作出了规定。实践中,要根据侵权行为的具体表现和相关规定,对这类侵权行为的性质作出认定,并适用相应的法律。原最高人民法院副院长曹建明在第二次全国法院知识产权审判工作会议的讲话中指出:“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用产生市场混淆,违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。” (三)境外注册的企业名称侵权认定的问题
依法登记注册的企业名称即使有合法形式,构成侵权,应依法认定并作出处理。这既针对国内登记注册的企业名称,也针对在中国境外取得的企业名称。原最高人民法院副院长曹建明今年2月19日在第二次全国法院知识产权审判工作
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会议上讲话指出,“在中国境外取得的企业名称等,即使其取得程序符合境外的法律规定,但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的,按照知识产权的独立性和地域性原则,依照我国法律认定其使用行为是否构成商标侵权或者不正当竞争。”
(四)关于历史原因形成的权利冲突的审理问题
对于一些具有复杂历史因素的知识产权权利冲突案件,在坚持诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则的基础上,不能脱离历史简单裁判。原最高人民法院曹建明副院长在第二次全国法院知识产权审判工作会议上指出:“对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突,当事人不具有恶意的,应当视案件具体情况,在考虑历史因素和使用现状的基础上,公平合理地解决冲突,不简单地认定构成侵犯注册商标专用权或者不正当竞争。”
这些原则和因素,在一些案件的审判中得到了较好地体现。例如,上海市第二中级人民法院审理的原告杭州张小泉集团诉上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造公司商标侵权及不正当竞争案。原告杭州张小泉集团拥有“张小泉牌”和“张小泉”注册商标,其“张小泉牌”商标被认定为驰名商标。被告之一刀剪总店成立于1956年,其名称“上海张小泉刀剪总店”1993年被授予“中华老字号”,被告刀剪总店与他人投资开设被告之二刀剪制造公司,并占90%的股份。一审法院经审理认为:原告注册商标的取得晚于被告刀剪总店企业名称的使用。根据保护在先权利的原则,刀剪总店使用企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样根据诚实信用原则,原告不能以在后取得驰名商标对抗使用在先的企业名称。刀剪总店突出使用“张小泉”或者“上海张小泉”,与其企业名称一同发生,有历史演变的过程。结合特定的历史背景,从公平和诚实信用原则出发,不认定突出使用构成商标侵权和不正当竞争。但为了规范市场,避免混淆,应在商品、
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服务上规范使用经核准登记的企业名称。被告刀剪制造公司是刀剪总店的延伸和发展,其使用“张小泉”字号属合理使用,不构成侵权,但股东不得在企业转让、投资等活动中再扩展使用,不持股份时,刀剪公司不得再使用“张小泉”文字。上海市高级人民法院也认为:“本案形式上是张小泉牌、张小泉商标与张小泉字号的权利冲突案件,实质上是在计划经济体制下取得的民族传统品牌及老字号在市场经济条件下应当如何规范使用和公平竞争的案件,由于本案涉及众多历史因素,因此,应当充分考虑和尊重相关历史因素的前提下,根据公平、诚实信用、保护在先权利的法律原则,公平合理的解决本案争议,以促进张小泉这一民族传统品牌和老字号的健康发展。”上海法院对该案的处理并未简单地根据使用和注册登记的时间先后而认定哪一方构成商标侵权或者不正当竞争,也未简单地根据现行司法解释规定而认定商标权侵权,而是充分考虑了历史、现状和公平合理三要素,既使当事人双方相安无事继续使用,又按照现状提出了规范使用的要求。
再如,在另一起金华火腿商标侵权案中,对涉及的注册商标与原产地域产品名称冲突,法院同样认为,应按照诚实信用、尊重历史以及权利与义务平衡的原则予以解决。“金华火腿”有着悠久的历史,品牌的形成凝聚着金华地区几十代人的心血和大量工作。在我国,权利人的注册商标专用权与原产地域产品均受法律保护,只要权利人依照相关规定使用均属合法、合理。法院判决原告不能禁止被告合理使用“金华火腿”原产地域产品名称及其专用标志;被告也必须严格依照国家的规定,规范使用原产地域产品名称及其专用标志,尊重原告的商标专用权,避免与原告的注册商标发生冲突。
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