2016专代实务考试涉及的知识点总结(3)

2019-08-29 20:39

2.外观设计专利

根据R65.2规定,针对一件外观设计专利,能够提出无效的理由仅限于:

①授予专利权的外观设计违反法律、社会公德或者妨害公共利益,属于A5.1规定的不授予专利权的情形;

②授予专利权的外观设计是对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计,属于A25.1规定的不授予专利权的情形;

③授予专利权的外观设计不属于A2.4规定的 客体;

④授予专利权的外观设计的图片或者照片未清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计,不符合A27.2的规定;

⑤授予专利权的外观设计属于现有设计,或者属于任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向专利局提出过申请并记载在申请日以后公告的专利文件中的情形,不符合A23.1的规定;

⑥授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,不具有明显区别,不符合A23.2的规定; ⑦授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突,不符合A23.3的规定。

⑧授予专利权的外观设计的修改超出原图片或者照片表示的范围,不符合A33的规定;分案的外观设计专利超出了原申请记载的范围,不符合R43.1的规定。

⑨授予专利权的外观设计与另一项外观设计专利权属于同样的发明创造,依照A9的规定不能取得专利权。

注:非实质性方面(形式方面)的内容、单一性、不能享有优先权、权利要求书和说明书存在撰写的形式缺陷等都不能作为无效宣告的理由,但可以作为证明无效宣告理由成立的依据。

非新颖性和创造性的答复

针对《专利法第2条》 ①使用已知材料限定产品

权 X,A 部件的材料为 Y(已知材料)。 权利要求 X 的附件技术特征为“”,其中 Y 为现有的已知材料,根据专利审查指南 2010关于“将已知材料应用在具有形状、构造的产品上不属于对材料本身提出的改进”的规定可知,权 X 符合专利法第 2 条第 3 款的规定。

②广告

1. 一种广告方法,

权利要求 1 要求保护一种广告方法,部件 X(或广告牌)只作为信息的载体,仅涉及广告内容和创意,该特征不属于技术特征,且解决问题的也不是技术问题,因而未构成技术方案,不符合专利法第 2 条第 2 款关于“发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案”的规定。

针对《专利法第26条第4条》 ①不清楚:

缺陷题 1,权 1 包括 A,权 2 所述 B 为??。

从属权利要求进一步限定的附加技术特征“所述B”在其引用的权利要求1内并没有出现,因此从属权利要求 2 缺乏引用基础,导致该权利要求的保护范围不清楚,不符合专利法第 26 条第 4 款。 【权利要求书应当以说明书为依据, 清楚、简要地限定权利要求的保护范围】

缺陷题 2:权 1, 权 2 引权 1, 权 3 引权 1 和 2

权利要求 3 没有择一引用在前的权利要求,导致权 3 中重复出现权利要求 1 内的特征,因此权利要求3的保护范围不清楚,不符合A26.4关于“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定权利要求的保护范围”的规定。【无效题用,非无效题请用细则第 22 条第 2 款】

缺陷题 3:权 3 引用权 1 或 2,权 4 引用权 1-3

多项从属权利要求 4 引用了在前的多项从属权利要求 3,导致权利要求之间的引用关系不清楚,因此不符合 A26.4。【无效题用,非无效题请用细则第 22 条第 2 款】

缺陷题 4:一种 XX 技术、改进、配方、设计或逻辑

该权利要求的主题名称“XX 技术”并不能清楚反应其要保护主题类型,即不能清楚地反应其要保护方法还是产品,导致主题类型不清楚,不符合 A26.4。

主题名称不清楚包括①主题名称不能反应主题类型,②主题名称概括过大(例如一种产品),导致其无法反应技术领域且与技术方案不相适应,③主题与技术方案不一致.

保护范围不清楚包括用于不清楚、语句不清楚和标点不清楚。 仅供参考

②不支持,权利要求书未以说明书为依据

缺陷题 1:权利要求概括了一个较宽的范围,导致其有无法解决技术问题的下位概念。 权利要求 X 的附件技术特征为“”,该未对 XX 的位置、形状、连接关系或其组合加以限定,但是如果“反例”,则不能起到“”作用。因此权利要求 X 并没有以说明书为依据,

清楚简要地限定权利要求的保护范围,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。 针对《细则第 22 条第 1 款》

从属权利要求 X 的引用部分的主题名称“”所引用的权利要求的主题名称“”不一致,不符合专利法实施细则第 22 条第 1 条中关于“从属权利要求的引用部分写明引用的权利要求的编号和主题名称”规定。

或者,细则 22.1 规定了利要求的引用部分写明引用的权利要求的编号和主题名称,由于从属权利要求 X 的引用部分的主题名称“”与其所应用的权利要求的主题名称“”致,因此其不符合专利法实施细则第 22 条第 1 条。

第 针对《细则第 22 条第 2 款》

缺陷题 1:权 1, 权 2 引权 1, 权 3 引权 1 和2

多项从属权利要求 3 没有以择一方式引用在前的权利要求,不符合 R20.2 关于“从属权利要求只能引用在前的权利要求,引用两项以上的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求,并不能作为另一项多项从属权利要求的引用基础”的规定。

缺陷题 2:权 3 引用权 1 或 2,权 4 引用权 1-3

根据 R20.2 的规定,即“从属权利要求只能引用在前的权利要求,引用两项以上的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求,并不能作为另一项多项从属权利要求的引用基础”,由于多项从属权利要求4引用了在前的多项从属权

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利要求3,因此其不符合R20.2。

针对《细则第 20 条第 2 款》

专利法实施细则第二十条第二款规定,独立权利要求应当从整体上反应发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题必要技术特征。

本发明或实用新型所要解决的技术问题是“- - - - - -”,“特 征 如 何 解 决 问 题 ”。 因此,“特 征?”是解决上述技术问题的必要技术特征,而权利要求并未记载上述有这一或 这些技术特征,不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。 针对《专利法第 26 条第 3 款》

专利法第 26 条第 3 款规定“说明书应当对发明或实用新型做出清楚、完整的说明,以所属技术领域人员能够实现为准”。说明书的充分公开,主要看所属技术领域人员是否能够根据说明书的内容实现发明或实用新型的技术方案,解决其所要解决的技术问题,实现其所要实现的预期技术效果。

现有的 适用于本申请,因此所述技术领域人员能够使用现有的“”实现的没发明或实用新型的技术方案,解决其所要解决的技术问题,并实现其所要实现的预期技术效果。因此,即便贵方提供改进的“”,也可以满足说明书充分公开的要求,符合专利法第 26 条第 3款的规定。

单一性(分案申请)模板

第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

1. 分析两项技术方案解决的技术问题,相对于现有技术做出贡献的特定技术特征,以及相应产生的技术效果 技术方案1中相对于现有技术做出贡献的技术特征为XX,解决了XX的技术问题,产生了XX的技术效果。 技术方案2中相对于现有技术做出贡献的技术特征为XX,解决了XX的技术问题,产生了XX的技术效果。 2. 结论

综上所述,两个技术方案对现有技术做出贡献的特定技术特征既不相同,也不相应,不属于一个总的发明构思,不符合专利法第三十一条第一款规定的单一性,因此应当提出分案申请对技术方案分别进行保护。

或者

可见,两件专利申请对现有技术做出贡献的技术特征相同或相应,两者之间包括相同或相应的特定技术特征、即、、、,属于同一个总的发明构思,具备单一性。因此,根据专利法第 31 条第 1 款的规定可知,上述两件专利申请并不能以一件专利申请的形式提出。

权利要求有依据和保护范围不清楚模板

专利法第二十六条第四款:权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。 1. 缺乏引用基础

e.g. 权1:a+b; 权2:a+b+c ; 权3:如权1或2所所述XX,其特征在于进一步限定c的d。

从属权利要求3引用权利要求1或2,但是从属权利要求3中的c在权利要求1中并无记载,缺乏引用基础。因此,从属权利要求3引用权利要求1时的技术方案保护范围不清楚,不符合专利法第二十六条第四款的规定。

2. 没有以说明书为依据 (数值范围) e.g. 说明书:a+b+c; 权2:a+b。

根据说明书中内容可知,a+b+c可以实现XX技术效果,但是权利要求2中仅限定了a+b,未进一步要求c,权利要求2所要求保护的技术方案涵盖了无法实现发明目的的情形,因此,权利要求2在说明书公开内容的基础上概括了一个较宽的保护范围,得不到说明书的支持,不符合专利法第二十六条第四款的规定。

3. 含有不恰当用语(审查指南P146) 类型不清楚: “一种?.技术”, “一种?.的产品及其制造方法“等。 含义不确定:“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”等。 范围不清楚:“优选”、“最好”等导致保护范围不清楚的词语等。 权利要求中使用了不恰当用语“XX”,导致该权利要求类型不清楚/含义不确定/范围不清楚,因此该权利要求不符合专利法第二十六条第四款的规定。

独立权利要求缺少必要技术特征模板:

专利法实施细则第二十条第二款:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。

XX是解决XX技术问题的必要技术特征,但是权利要求1 中缺少该技术特征,无法解决该技术问题,因此独立权利要求缺少必要技术特征,不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定。

意见陈述书

国家知识产权局:

本意见陈述书是针对贵局于XX年XX月XX日发出的“第一次审查意见通知书”作出的答复,随此意见陈述书附上修改的权利要求书全文,说明书的相应替换页和说明书摘要以及标明修改处的参考页。 一、 修改说明

例1.针对通知书中指出的原权利要求1、2和4不具备新颖性和原权利要求3不具备创造性的实质性缺陷,对权利要求1至7进行了如下修改。

(1)在权利要求1中补充了“XXXX”的限定,在作上述进一步限定的同时还进行了两方面的修改,其一是删去了原权利要求1中的“XX”、“XX”技术特征,从而消除了原权利要求1中出现两个不同保护范围而导致权利要求1所存在的未清除限定要求专利保护的范围的缺陷,其二是相对于对比文件1划清了前序部分和特征部分的界限,即将权利要求1特征部分的特征以及所补充的技术特征中有关”XX”内容写入了前序部分。由此可见,这一修改是针对通知书指出的缺陷和申请文件所存在的缺陷进行的修改。该修改的依据来自于原权利要求5引用原权利要求4的部分以及原说明书第[XX]段和第[XX]段,由此可见,这一修改未超出原说明书的记载范围。

(2)以原权利要求1中有关“XX”内容作为附加技术特征,改写为修改后的从属权利要求2.

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(3)以原权利要求2限定部分的技术特征和原权利要求5限定部分写明的优选特征作为附加技术特征,改写成修改后的从属权利要求3.

(4)以原权利要求3、6限定部分的技术特征分别作为附加技术特征,各改写成一项从属权利要求,即修改后的从属权利要求4和5。

例2.针对通知书中指出的原权利要求8和10不具备新颖性以及原权利要求9不具备创造性的实质性缺陷,对原权利要求8至12进行了如下修改。

(1)在原权利要求8中,补充了有关实现“XX”的部件和结构,将其作为新修改的独立权利要求7。在作上述进一步限定的同时还进行了两方面的修改:其一是删除了原权利要求8中的“特别是。。。”这样的技术特征,消除了原权利要求8中出现两个不同保护范围而导致该权利要求所存在的未清楚限定要求专利保护范围的缺陷;其二是补充了一些结构特征以及反映其部件之间连接关系的技术特征,从而消除了原权利要求8所存在的未清楚地限定要求专利保护范围的缺陷。由此可见,。。。(同上)

例3.同意“第一次审查意见通知书”中关于权利要求13不具备新颖性的审查意见,因此删除了原权利要求13. 例4.针对原权利要求书和说明书中存在技术术语不统一的缺陷,将其中包含有错别字的“XX”修改为“XX”。

例5.针对通知书中指出的原权利要求1不具备A22.2所规定的新颖性的缺陷,对原权利要求1作了进一步限定,补充了使其具备新颖性和创造性的技术特征:XXXX,该技术特征记载在原说明书第[XX]段和第[XX]段,由此可见,这一修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围。此外,在作上述修改同时,在新修改的权利要求1中,将原权利要求1的全部技术特征写入新权利要求1的前序部分,因而相对于通知书中所引用的最接近的现有技术,即相对于对比文件1划清了共有技术特征与区别技术特征的界限。

例6.针对通知书中指出的原权利要求3和4未清楚地限定要求专利保护的范围的审查意见,对权利要求3和权利要求4的引用部分做了修改,修改后的权利要求3和4的引用部分均引用权利要求2,这样不仅消除了通知书中指出的原权利要求3和4未清楚地限定要求专利保护的范围的缺陷,同时也消除了原专利申请文件在撰写上所存在的形式缺陷:原多项从属权利要求5引用了另一项多项从属权利要求(原权利要求3和原权利要求4)。显然,上述修改后的权利要求3和4保留了原权利要求3和原权利要求4中的两个并列技术方案中的一个,因此,修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围。

例7.针对通知书中指出的原权利要求6与权利要求1之间缺乏单一性的缺陷,在修改后的权利要求书中,删去了原独立权利要求6,并将其改写成修改后的独立权利要求1和权利要求2~4中任一项权利要求的从属权利要求。修改后的权利要求书中仅有一项独立权利要求,而修改后的权利要求6包含修改后的独立权利要求1的全部技术特征,因此已消除了通知书中所指出的本专利申请缺乏单一性的缺陷。此外,修改后的权利要求6的技术方案体现在原说明书第[XX]段中,因此,修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围。

例8.在修改的权利要求书后,对说明书的名称和技术领域、发明内容部分中要解决的技术问题、技术方案和有益效果以及说明书摘要进行了相适应的修改,并将审查意见通知书中所引用的对比文件1中的有关内容补充到背景技术部分中。此外,由于XX已被通知书中引用的对比文件披露,这两种实施方式成为现有技术,因而将说明书第[XX]段中的有关内容删去。

以上修改均未超出原说明书和权利要求书记载的范围,且对权利要求书所作修改都是针对“第一次审查意见通知书”指出的缺陷或申请文件所存在的缺陷进行的修改,对说明书的修改是针对权利要求书的修改作出的适应性修改,因此上述修改既符合《专利法》第33条的规定,也符合《专利法实施细则》第51条第3款的规定。具体修改内容参加修改后的权利要求书以及说明书的相应替换页。 二、 修改后的权利要求书符合以说明书为依据的规定

申请人不同意审查员所指出的原权利要求1未以说明书为依据的审查意见。

在判断权利要求是否得到说明书支持时,应当考虑说明书的全部内容,而不是仅限于具体实施方式部分的内容。本申请的说明书第[XX]段中明确记载,本发明所述XX适用于XX以外XX等。说明书第[XX]段记载了XX技术效果,对于本领域的技术人员来说,可以推知XX的技术效果同样适用于XX以外的XX,因此,修改后的权利要求书能够得到说明书的支持,符合《专利法》第26条第4款有关权利要求书应当以说明书为依据的规定。

三、关于修改后的独立权利要求1的新颖性和创造性 (1)新颖性

修改后的权利要求1与对比文件1相比,其区别特征在于??,因而权利要求1所请求保护的技术方案不同于对比文件1,权利要求1相对于对比文件1具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

修改后的权利要求1与对比文件2相比,其区别特征在于??,因而权利要求1所请求保护的技术方案不同于对比文件2,权利要求1相对于对比文件2具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

权利要求2-8是对独权1进一步限定的从权,由于修改后的权1具备新颖性,因而从权2-8也具备新颖性。

(2)创造性

(提示:第一步:分析对比文件著录时间)

对比文件1属于抵触申请或公开日在本发明申请日之后的外国专利申请,不是现有技术,不能用来评价权利要求的创造性。

(提示:第二步:确定最接近现有技术)

在审查意见通知书所提供的对比文件中,由于对比文件1与本发明技术领域相同,要解决的技术问题相近,且公开本发明的相同技术特征最多,所以,确定对比文件1为最接近现有技术。 (提示:第三步:与最接近现有技术对比,确定区别技术特征)

修改后的独权1与对比文件1相比,区别技术特征在于...。由此可见,本发明要解决的技术问题是...。 (提示:第四步:判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见)

第一种:对比文件1 和对比文件2没有披露上述区别技术特征,没有解决上述技术问题,没有给出任何启示。并且该技术特征并非公知常识,因此本领域技术人员将对比文件与公知常识相结合也不能得到技术启示。因此权利要求1是非显而易见的,具有突出的实质性特点(发明)或实质性特点(实用新型)。

第二种:该区别技术特征虽在其他对比文件中披露,但他们在该篇对比文件中所起的作用与为解决本发明针对的技术问题所起的作用不同,本领域技术人员不能从对比文件1与其他对比文件的结合中得到技术启示。因此权利要求1是非显而易见的,具有突出的实质性特点(发明)或实质性特点(实用新型)。

(提示:第五步:技术方案的有益效果)

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权利要求的技术方案能够获得(有益的技术效果),具有显著的进步(发明)或进步(实用新型)。

(提示:第六步:结论)

综上所述,权利要求1的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步(发明)或实质性特点和进步(实用新型),符合专利法第二十二条第三款的规定,具有创造性。

四、修改后的独立权利要求1符合《专利法实施细则》第20条第1款的规定

由本申请说明书记载的内容可知,本发明要解决的技术问题是XX,采用的技术方案是XX,由此可知XX和XX是本发明解决技术问题的必要技术特征。修改后的权利要求1已补入XX这一技术特征,即修改后的权利要求1不仅记载了XX这一技术特征,也记载了XX这一技术特征,因此,修改后的权利要求1已记载了解决本发明技术问题的必要技术特征,符合R22.2的规定。

申请人相信,修改后的权利要求书已经完全克服了“第一次审查意见通知书”中指出的新颖性和创造性问题,并克服了其他一些形式缺陷,符合《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南2010》的有关规定。如果在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷,请联络本代理人,申请人及本代理人将尽力配合工作。

专利代理人:XXX(电话:XXXXXXXXXXX)

针对审查意见通知书提供给客户的咨询意见

尊敬的A公司:

很高兴贵方委托我所代为办理XX发明专利申请(以下简称“本发明专利申请”),经仔细阅读申请文件、审查意见通知书及引用的三份对比文件,认为目前本发明专利申请文件存在通知书中指出的不符合《专利法》和《专利实施细则》规定的缺陷中的一部分缺陷,将会影响本发明专利申请的授权前景。但是,若对申请文件进行修改,便能够克服通知书中指出的缺陷而取得专利权。

一、关于通知书中引用的对比文件1、对比文件2和对比文件3

本发明专利申请的申请日在2009年10月1日之后,也在2010年2月1日之后,因此,实质审查适用于现行《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南2010》。

在通知书引用的三份对比文件中,对比文件1是一件申请人本人在本发明专利申请的申请日之前提出申请、申请日之后授权公告的中国实用新型专利文件,根据现行的《专利法》,该对比文件1能用于判断本发明专利申请各项权利要求是否具备新颖性,但由于其未构成本发明专利申请的现有技术,因而,不能用于判断各项权利要求是否具备创造性。

对比文件2和3的授权公告日均早于本发明专利申请的申请日,构成本发明专利申请的现有技术,能够用于判断各项权利要求是否具备新颖性和/或是否具备创造性。

二、对各项权利要求存在问题的分析 1.关于权利要求1

通知书中指出权利要求1存在缺少解决技术问题的必要技术特征和相对于对比文件1不具备新颖性两个实质性缺陷 由本申请说明书记载的内容可知,本发明要解决的技术问题是XX,采用的技术方案是XX,由此可知,XX和XX是本发明解决技术问题的必要技术特征。目前的权利要求1中仅记载了XX而未记载XX,因此,权利要求1缺少解决技术问题的必要技术特征、不符合R20.2的规定,审查意见正确。

分析缺乏新颖性。。。 2.关于权利要求2

通知书中认为权利要求2相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。正如前面分析指出,对比文件1只可用于判断本申请权利要求是否具备新颖性,不能用于判断本申请权利要求是否具备创造性,因此,通知书中认为权利要求2相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性的审查意见明显不正确。

3.关于权利要求3

通知书中指出权利要求3不符合R22.1的规定,是指目前从属权利要求3的主题名称“XX”与其引用的权利要求1的主题名称“XX”不一致,这个审查意见是正确的。如果在修改后的权利要求书中仍将其限定部分作为一项从属权利要求的附加技术特征的话,这一缺陷可以通过修改权利要求3的主题名称加以解决。

三、关于权利要求书的修改建议

通过上述分析,得知原权利要求1不具备新颖性和缺少必要技术特征是审查意见正确,因此,应当修改独立权利要求1. 虽然通知书中有关权利要求4未以说明书为依据的审查意见可以争辩,但该权利要求4相对于对比文件1不具备新颖性,因此建议删除权利要求4.

综合上市的分析,目前,贵公司的发明专利申请文件存在较多问题,若要获得授权,需要对权利要求书进行修改。 以上咨询意见供参考,有问题请随时与我们沟通。 祝好!

XXXX专利代理机构XXXX专利代理人

年月日

第四十二条 一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十五条或者第三十六条的规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。 分案的申请不得改变原申请的类别。

分案申请主要适用以下三种情况:

(一)权利要求书中包含不符合主题单一性原则规定的两项以上的发明创造。当申请人提交的原始权利要求书中包含不属于一个总的发明构思的两项以上的发明创造时,国务院专利行政部门应当要求申请人将该申请限定至其中一项发明创造,对于其余的发明创造,申请人可以提交分案申请。 (二)申请人在修改权利要求时,将原来仅在说明书中描述的发明创造增加到原权利要求书中,而该发明创造与原权利要求的发明创造缺乏单一性。这时,国务院专利行政部门应当要求申请人将后增加的发明创造从权利要求书中删去,申请人可以对删去的发明创造提交分案申请。 (三)当某一独立权利要求缺乏新颖性和创造性时,导致与其并列的其余独立权利要求之间失去共同的或者相应的特定技术特征,即缺乏主题单一性,此时申请人就需要提交分案申请。

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