一. USPTO进行专利审批主要依据的法律法规(Patent Act)
1、美国联邦宪法第一章(Article 1)第八节(Section 8)第八款(clause 8)规定: 为了促进科学和实用技术的进步,对作家和发明家的著作和发明在一定期限内授予专有权(Exclusive Right). 从而在宪法层面给予专利的申请、审批和专利的保护奠定了基础。
2、现行的美国专利法属于美国联邦法(Federal Act)范畴,是1952年7月19日修订并批准成文,通常被引为: 联邦法典第35篇,节…(Title 35, United States Code, Section …),后经历过1975年、1984年和1999年三次较大的修订。
3、USPTO可以进一步依据专利法实施细则(37 Code of Federal Regulation)和专利审查指南(Manual of Patent Examining Procedure)进行专利审查。
4、由于美国是专利合作条约的缔约国,因此PCT条款也为美国专利法规的一部分。 二. 美国专利的概况
1、审批机构:美国的专利申请由美国专利商标局(USPTO)负责审批,USPTO现在是美国商务部所属的14个部门之一,其前身是美国专利局。 1975年美国专利法修订时改为美国专利商标局(USPTO),USPTO是美国最早的联邦机构之一,1836年该机构就经法律授权而建立。 2、专利的种类:美国的专利法将专利分为三种,第一,称实用专利(Utility Patent); 第二, 称外观设计专利(Design Patent); 第三, 称植物专利(Plant Patent)。 其中实用专利占全部专利的90%左右。
3、专利的期限:现在美国专利的期限是从授权日起生效,从最早申请日起满20年终止;此外,美国专利法规定了一些法定条件,在满足这些条件下专利期限可以调整延长。例如,专利法第156节(35 U.S.C§156)规定,由于政府的法定行为导致专利审批的延迟,可将专利期限延长5年。再如,专利法第154节(35 U.S.C§154)规定,由于USPTO未在法定期限内向申请人发出通知或未在法定期限内审结申请或因为一些法定程序而延迟了专利授权的,延误的时间都可以加到专利期限中。原来美国专利法规定,专利期限是从授权日起17年,1994年关贸总协定乌拉圭回合谈判达成协议后,1999年美国修订了专利法将专利期限改为:从申请日起20年。 三. 美国专利申请
1、专利申请的分类:通常可以将专利申请分为两大类。一类是临时申请(Provisional
Application),另一类是正式申请也可称作非临时申请(Non-provisional Application)。
在USPTO为了便于管理,又将正式申请分为以下6种形式:一是原始申请(Original
Applications),二是完全继续申请(Continution Applications),三是部分继续申请(Continution-in-part Applications),四是分案申请(Division Applications),五是替代申请(Substitute Applications),六是国际申请(International Applications)。
2、专利申请的基本要求:美国专利法第111节(35U.S.C§111)对专利申请有明确的规定。首先,专利申请应当由发明人或其授权的人提交书面申请文件;其次,应当在法定的期限内缴纳专利费用。故美国专利申请构成的四大要素是:A、说明书(即发明的说明和至少一项权利要求);B、附图(如果需要);C、誓词或声明(通常由发明人签署,并声明a、已阅读申请b、确信本人是该发明的最先发明人 c、接受公开任何材料信息的义务);D、费用(法定应缴的费用)。其中前两个要素是能够获得申请日的基本条件。
3、在USPTO中专利申请的基本流程:由发明人或其授权的人提交申请 → USPTO受理部门接收,确定一个收到日并给出申请号(共8位:前两位01~09为实用专利申请,29为外观设计专利申请,60为临时申请,90为再审专利)→ 由申请部进行形式审查并确定申请日同时完成文件处理和数据采集;同时由权利转让部处理涉及权利转让的事务 → 分类 → 按分类号将申请分配到审查部门进行审查;审查流程主要包括 a、形式审查和检索b、实质审查 c、申请人答复 d、再次审查 e、做出最终决定等内容 → 对决定不服的可向专利申诉和权利冲突委员会提出上诉。
4、申请权的归属:在1984年专利法修订之前法律规定专利申请必须由事实上的发明人(Actual Inventors)提出。修订后规定允许由发明人授权的任何人提交专利申请,获得申请日。因此通常情况下专利申请应当由全体发明人共同提出。但是当共同发明人之一拒绝共同提出申请或经努力后仍找不到或不能被说服时,专利申请可以由其他发明人提出;如果发明人亡故或无民事权利能力,其法定代理人可以适用发明人的条件申请专利;如果发明人拒绝提出专利申请或经努力后仍无法找到或被说服,那么发明人已书面同意或指定的人或有足够证据表明是所有者的人,为了维护其权利或防止不可弥补的损失,可代表发明人或作为其代理人提出专利申请,这样也保护了发明人雇主的利益。
5、美国专利申请的公开:美国专利法在1999年修订之前规定,专利申请在授权之前不公开,专利申请由USPTO负责保密。为了符合关贸总协定多边协议的要求,依据美国发明人保护法(AIPA),1999修订后的专利法规定,专利申请应当自其最早申请日起18个月的期限届满后
由USPTO立即公开;申请人也可以要求提前公开申请。但是为了维护美国发明人的利益,修
订后的专利法又规定了公开的条件和不公开的条件。首先规定专利申请公开不要求公开任何附加信息,仅要求公开美国专利已在外国公开的内容,即在美国由USPTO公开的专利申请内容不会超出已在外国公开的内容。当美国申请内容多于外国申请内容时,申请人可提交一份编写副本用于公开,将未在外国公开的内容从要在美国公开的文本中删除;其次如果申请人特别要求不公
开申请,并确认未在外国提出申请的,18个月期限届满后可以不公开。申请人一旦随后又
提出外国申请的,申请人应当在规定的期限内(提出外国申请日起45天)撤回不公开请求,若不撤回该请求美国申请就被视为放弃。此外,规定2000.11.29之后已经或者将要在外国提出申请的美国申请依据多边协议满18个月都将公开。同时,还专门规定了临时保护的措施,对于自申请被公开之日起到专利授权日止期间内的侵权行为,专利权人可以自授权日起6年内要求给予合理的使用费。
四. 获得较早申请的申请日的利益 (一)继续申请:
1、申请的目的:根据美国专利法规定,为了尽可能的使发明人的发明能够受到专利保护的宗旨,专利法实施细则第37条第1.53节(37U.F.R 1.53)规定申请人在符合法定条件下将母案申请中不
能获得授权的内容重新整理,可以再提出继续申请并且仍享有原申请的申请日,同时没有数量的限制。
2、继续申请的种类及特点
(1)继续申请共有三种类型,完全继续申请、部分继续申请和分案申请。这三种申请的提出都必须满足下列条件:
A、提出申请时,母案申请应当处于审查阶段,尚未结案;
B、继续申请与母案申请的发明人至少有一个是相同的,即应当由原申请人提出; C、继续申请的说明书正文应当依据母案的申请文本而成; D、母案申请应当是正式申请; E、继续申请也应当缴纳申请费。
(2)在共同遵循上述原则的基础上,三类继续申请又各有其不同的特点:
A、完全继续申请的说明书应当与母案申请完全一致,即不能含有任何新的主题,同时其权利要求应当不同于母案申请。这种情况下其全部主题都可享有母案申请的申请日。通常有下例两种情况可以提出完全继续申请:
①当权利要求在母案中已被全部驳回,申请人又提出新的修改意见或意见陈述,又出现了新的问题或需要进一步探讨,这时申请人可以提出继续申请获得进一步审查的机会;
②当权利要求在母案中部分被要求删除,这样母案可获得授权。申请人可以修改这些从母案中删除的权利要求或维持这些权利要求,再次提出一个继续申请。
此外还有一种特殊形式的完全继续申请,也称延续申请(Continuing Prosecution
Applications),这种申请形式的建立是为了提高效率简化提出继续申请的手续。其主要特征如
下:
a、产生了一个新申请,但不必像提交一份新申请那样,再提交全套文件(如说明书、附图、誓词),没有出现新的文档;
b、新申请延续使用母案申请的申请号,申请日及文档夹; c、不同于其它申请,新申请可以传真的形式提出;
d、新申请的发明人应当与母案申请的发明人一致,发明人减少应当提交证明材料,非母案申请的发明人通常不能作为CPA的发明人,除非有变更手续; e、新申请不能是部分继续申请; f、新申请中不得增加新的内容;
g、提出新申请意谓着自动放弃母案申请,如果母案中有优先权声明,意谓着继续申请已提出
了优先权声明;同时也意谓着使用母案中申请的内容; h、若有修改应通过对母案的补正程序完成。
B、部分继续申请:在母案审查时,申请人不能增加其说明书不支持的权利要求而申请人的发明又获得了新的进展,在这种情况下申请人可以提出部分继续申请,一些主题与母案相同,也可以增加一些新主题;其中与母案相同的部分享有母案的申请日,增加的新内容仅拥有其自己的申请日。通常新申请以母案申请日作为申请日。当出现权利冲突和对比文献时才各自使用实际申
请日。因为有新主题出现,所以可以增加新的发明人。
C、分案申请:是以母案为基础的继续申请,它是从正在审查过程中的申请中分离出来的,是独立的、不同的发明,并已在母案申请中被公开,分案申请可以有措词上的不同,但不能有不同于母案申请公开内容的实质变化。此外,母案申请是实用专利申请的,其分案申请也可以是外观设计申请,只要实用专利申请的附图与该分案申请是同样的主题即可。 (二)临时申请:
1、1995年6月8日生效的乌拉圭回合多边协议法案对美国专利制度而言是建立了一个\国内优先权体系\。美国专利法的一个基本原则是先发明原则(First to invetio),所以其原来国内优先权的概念不涉及申请日,通常是指发明优先权,即用于确定最早发明日。而通常美国申请日至少迟于发明日一年以上,这样与遵从先申请原则的外国申请比较不占优势,为此美国会提出一个修正案,该法案允许发明人提交一份临时申请,以相对于正式申请较低的申请费,相对简单的手续,为12个月内将提出的正式申请建立一个申请日的优先权。使国内申请人在获得20年保护期的基础上,又多出一年时间从而就利益的期限而言与外国申请人处于同样的地位。临时申请作为一种特殊的非正式申请有以下几个特征: A、临时申请应当由发明人或其授权的人提出;
B、临时申请应当包括说明书和附图,即临时申请应当完全公开其发明;
C、临时申请不必有权利要求和发明人的誓词,这些文件可于随后将提出的正式申请中提交,其目的是简化手续,达到使发明人获得较早申请日的目的;
D、临时申请的申请费可以在提出申请之后缴纳,只有缴纳了申请费才能获得申请日,申请日为USPTO收到说明书和附图之日;
E、临时申请应当指明发明人,才能获得申请日。因为通常发明人就很难判断,临时申请又没有权利要求,使参照权利要求决定发明人的原则无从着手,所以专利法实施细则中特别对此做出了规定;
F、临时申请要求提交一份附加说明,说明是临时申请,注明发明人姓名、国藉、发明名称、地址、代理人等信息便于USPTO程序的正确进行,以免被作为正式申请受理。
2、临时申请的效力是建立一个申请日的优先权,因为它是一个非正式申请,不是完全的申
请,所以USPTO不对其进行审查,该申请不能被授予专利权。临时申请不能以较早的任何申请为基础享有优先权,例如:
A1,1996年1月2日甲提出临时申请,公开W1; A2,1996年3月2日甲提出临时申请,公开W1+W2; A3,1996年10月2日甲提出临时申请,公开W3;
A4,1996年12月31日甲和乙共同提PCT申请指定美国,公开W1+W2+W3+W4; A4可以要求A1至A3的优先权,但A2不能要求A1的优先权或A3不能要求A1至A2的优先权。 随后提出的要求临时申请优先权的正式申请应当在临时申请的申请日起12个内提出。临时申请从其申请日起满12个月即被视为放弃,并不得恢复,临时申请即失去作用。 (三)外国优先权的规定:
1、在美国申请专利要获得外国优先权必须满足下列5个基本条件:
A、外国申请应当是在符合法律规定的外国提出的。即该外国给予在美国提出的申请或美国公民同样享有优先权的待遇;
B、要求优先权的美国申请应当在最早的外国申请日(即第一次提出的申请日)起12个月内提出,即首先要求作为优先权的申请应当是第一次提出的申请,其次应当在其提出后的12个月内提出享有优先权的在后申请。1961美国国会的法案又将相关规定进行修定,增加了一个例外的规定,即如果作为优先权基础的申请不是第一次提出,那么其必须是在同一个国家提出,任何先于
该申请的在先申请应当已经被撤回、放弃且未被公开,而且未遗留任何权利,也不曾或不会作为要求优先权的基础。
例如:
1975、1、2在法国提出申请A1 1975、2、2在法国提出申请A2 1975、4、5在法国提出申请A3
1976、3、2在美国提申请,要求A2作优先权基础,其成立条件是A2不曾要求过A1的优先权,A3已完全放弃,无任何遗留权利;
C、美国申请应当与作为优先权基础的申请是同一发明,即该外国申请公开的内容是支持美国申请的权利要求,符合美国专利法对说明书的要求,但不必是同样的权利要求;
D、作为优先权基础的外国申请应当是要求获得专利权的申请,这是指外国申请应当是美国专利法认可的专利申请, 如巴黎公约所述的专利,实用新型和工业设计。根据斯德哥尔摩公约的修正案,1972年美国专利法修订后外国的发明人证书申请也可以作为优先权的基础。通常美国承认的是两种专利保护的种类:实用专利和外观设计。外国的实用专利申请也可以作为美国外观设计申请的优先权基础;
E、外国申请应当由美国申请的申请人或法定代表人或者受让人提出。这也是符合巴黎公约第4章(A)(1)规定的。要求发明人应当一致,不一致时必须有转让证明。 2、USPTO确定优先权的规程;
A、美国申请的申请人,应当在专利授权之前提出优先权声明并提交原外国申请的副本。美国申请人在提出最初申请时不必记载优先权,但专利法实施细则规定:申请人誓词或声明中应当有要求优先权的声明,并确定作为优先权基础申请的申请号,申请提出国,申请日;通常在继续申请中应再次提出声明。
B、要求优先权的声明和外国申请的副本,应当在专利授权之前,或专利申请6个月后专利局指定的期限内提交至专利局,否则视为放弃优先权。1997年修订的专利法规定:专利局可以规定提交要求优先权声明的截止日,确保在优先权日起满18个月可以公开申请,现在规定截止日为优先权日起16个月,当USPTO转为电子申请时,预计可以更靠近满18个月的日期。 C、USPTO只在两种情况下才对优先权作为裁定,当申请人提出优先权声明时,USPTO权依法
进行形式审查,审查员不\授予\优先权。除非出现下列情况:①审查员发现优先权期间的对比文献②在权利冲突程序中需要确立发明优先权③审查员特别要求或专利授权前出现其他情况。此外,有些情况下优先权可以在侵权诉讼中确定。 五.USPTO的几个特殊程序:
(一)权利冲突程序(Interference Procedure) 1、 建立权利冲突程序的目的:
根据美国专利法第134、135节USPTO设立该程序,因为美国专利法是先发明原则,所以确定发明优先权问题是极其重要的。当两个以上的申请人就同样的发明分别提出不同的专利申请时,就需要通过权利冲突程序来确定谁是最先的发明人,同时可以考虑专利性的问题,但该程序不讨论侵权的问题。 2、 权利冲突程序的特点:
A、权利冲突程序是一个复杂的程序,并且采用的是一种独特的法定程序,现在执行的是1985.2.11修订生效的法规。修订前负责审理的是USPTO的专利冲突委员会,该委员会对发明优先权的问题具有管辖权,有权决定有关发明优先权的问题以及进行与该问题相关问题的讨论,无权决定涉及现有技术的专利性的问题。1984年修改专利法将专利上诉委员会与专利冲突委员会合并为专利上诉和冲突委员会(Board of Patent Appeals and Interferences),这样该委员会就对专利性问题也具备了管辖权,即有权决定发明优先权问题也可以决定有关专利性的问题。 B、权利冲突程序的启动,可由审查员提出,也可以由申请人提出。申请人可以请求对审理中的申请提起冲突,但通常这种情况较少,因为原来美国专利法规定审理中的申请由USPTO保密,修改后的专利法虽然规定申请日起满18个月公开,但又有公开的例外的规定,实际上凡是不到外国申请的美国申请还可以保密。审查员在宣布冲突前,应当确定在申请之间或申请与专利之间有冲突的主题,并且该冲突的主题可以授予专利。
C、权利冲突的宣布可以在两个以上正在审查中的申请之间,也可以在一个或多个专利与至少一个正在审查中的申请之间。USPTO对专利之间的冲突没有管辖权,通常专利之间的冲突是通过向法院提出诉讼来解决。但专利权人可以通过启动再颁程序引起与另一专利的冲突使USPTO再次拥有管辖权。
D、权利冲突程度有以下几个阶段:
① 宣布冲突:USPTO将宣布冲突的通知送交当事人;
② 动议期和提交初步陈述:由当事人在规定的期限内(通常为三个月)提出意见;
③ 要求告知或告知:一旦审查员根据初步动议没有终止冲突程序,就将初步陈述送对方当事人并公开;
④ 提供证据期:由当事人提供有关发明构思﹑付诸实施和合理勤勉等相关问题的证据,确定早于申请日的发明日;
⑤ 听证:审查员安排告知与举证的时间,并安排最后有三位审查员的听证会。开始阶段可以由一位审查员处理;
⑥ 裁决:一般规定从宣布冲突起24个月内应当作出裁决。裁决由三人委员会做出,战胜其他当事人获得优先权的发明人才能获得专利权,对决定不服的一方可以要求对裁决进行复议; ⑦ 法院审查:不服裁决的可以将专利上诉和冲突委员会的决定上诉到联邦上诉巡回法院。 E、当事人之间可以达成协议,但任何协议都应当提交给USPTO。USPTO不宣布冲突的决定是终局决定,不得上诉到法院。 (二)再颁程序(Reissue) 1、 再颁程序的目的:
再颁就是专利权人对专利权的保护范围进行修改后由USPTO重新授权的程序。它是授权后的一个程序。专利权人可以通过启动再颁程序修改因疏忽造成的错误,而该错误的存在使得本专