驰名商标保护的案例分析(7)

2020-04-14 16:55

国中信集团公司将子公司使用“中信”字号的时间视为自己使用的时间而主张在先权利,以其子公司及其所属企业均以“中信”作为字号为由,推断其也是以“中信”作为字号,缺乏法律依据。事实上,这反映了在先权利的确立标准问题。就字号权而言,在工商行政管理部门依法登记是确立当事人享有企业名称在先权利的法定标准。当然,在先登记字号的行为具有恶意或者有损害他人在先权利(如商标权)的情况下,就不能以在先登记行为对抗他人的侵权指控。如果没有恶意,则可以认定被告在登记公司时获得的字号权是没有瑕疵的在先权利。上述案件就是这种情况。北京市第一中级人民法院在判决书中指出:被告某市中信家具公司自登记注册后虽经多次更名,但企业名称中均使用了“中信”字号,该字号源自该公司家族股东陈甲、陈乙的父亲的名字。由于被告某市中信家具公司注册使用“中信”字号的时间早于原告在企业名称中使用该字号的时间,同时,被告注册使用其字号有合理的来源,因此,从保护在先权利的原则出发,被告注册使用“中信”字号不具有违反诚实信用原则的主观恶意。

二、原告商标是否为驰名商标

(一) 驰名商标的认定方式

根据2003年4月17日国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定和保护规定》(2003年6月1日施行),驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。《商标法实施条例》第5条第2款规定:商标局、商标评审委员会根据当事人的请求,在查明事实的基础上,依照《商标法》第14条的规定,认定其商标是否构成驰名商标。我国目前有权认定驰名商标的主体有两个:一是国家工商行政管理局商标局和商标评审委员会,二是人民法院。

从国际上通行的惯例来看,世界上多数国家都是由法院在诉讼过程中认定某一商标是否驰名,法院具有的天然的中立性和公正性无疑是认定驰名商标的最佳候选人。在我国的司法实践中,人民法院对驰名商标的认定是随着计算机网络域名案件的审理而凸显出来的。1999年荷兰某系统有限公司诉北京某信息有限责任公司(以下简称“某信息公司”)案6[6] 是中国首例人民法院认定驰名商标

案。北京市第二中级人民法院在一审判决中认为“IKEA”商标因英特艾基公司大力宣传和推广及良好的服务而为中国相关公众知悉,应认定为驰名商标,某信息公司将“IKEA”作为域名使用侵害了驰名商标专用权,其注册的域名ikea.com.cn无效。在本案二审中,北京市高级人民法院提出,对驰名商标的认定实质上是对客观事实的确认,中国法院可以根据当事人的请求及案件的具体情况,对涉及的注册商标是否为驰名商标作出认定。这也是我国法院认定的第一起驰名商标的成功案例,不但为司法机关认定驰名商标做出了大胆的探索和有益的尝试,也对我国此后开展的驰名商标认定工作产生了重大影响。

2001年7月17日,最高人民法院公布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》。该解释的第6条明确规定,人民法院审理域名纠纷案件,根据当事人的请求以及案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法做出认定。2002年10月16日最高人民法院公布实行《关于商标权民事纠纷案件适用法律的若干问题的解释》。该解释的第22条第1款进一步规定,人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法做出认定。这就使人民法院在审理各类商标权纠纷案件中,都有权力和责任对驰名商标进行认定,为人民法院在审判中对驰名商标权进行有效保护奠定了基础。

我国长期以来对驰名商标的认定采取“主动保护、批量认定”方式。根据2003年4月17日国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定和保护规定》以及其他相关的司法解释,可以看出我国驰名商标的认定由原来的“主动保护、批量认定”的方式,转而采取“被动保护,个案认定”的国际通行惯例。近些年来,我国商标行政管理机关与人民法院分别以这种模式认定了一批驰名商标。

其中主张个案认定的典型案例,如九牧王(香港)服饰集团有限公司与国家工商行政管理总局商标局商标行政纠纷案。7[7] 在该案中,北京市第一中级人民法院裁定认为,国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)针对福建省工商行政管理局的请示函作出了商标驰字[2004]第26号《关于认定“JOEONE九牧王”及图商标为驰名商标的批复》(简称[2004]第26号批复),该批复虽然在形式上仅体现为商标局认定九牧王(福建)服饰发展有限公司(简称福建九牧

王公司)的注册商标为驰名商标的结果,但实质上包含了商标局对申请认定驰名商标材料的审查、评价等内容,属于商标局依据法定的行政职权作出的关于驰名商标认定的行政行为。该行为不仅对福建九牧王公司的权利义务产生影响,对案外人也产生了影响。香港九牧王公司不服一审裁定,向北京市高级人民法院提起上诉,请求撤销一审裁定,并发回一审法院重新审理本案。香港九牧王公司上诉称:香港九牧王公司的企业名称与福建九牧王公司的商标发生了冲突,虽然[2004]第26号批复没有直接损害我公司的名称权,但福建九牧王公司依据该批复主张其商标具有很高知名度,要求限制我公司之企业名称权,该批复有可能间接影响我公司的已有在先权利。

北京市高级人民法院认定,人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查。提出异议的,人民法院依照《商标法》第14条的规定审查。这就意味着无论是人民法院还是行政主管机关认定驰名商标时均依照个案认定原则,也就是说,在先认定的驰名商标的效力并不当然及于在后的案件。该案中,商标局作出[2004]第26号批复,认定福建九牧王公司的注册商标为驰名商标,此具体行政行为与重庆市第一中级人民法院在后受理的福建九牧王公司诉香港九牧王公司不正当竞争纠纷案并无必然联系,也并不当然发生法律效力。香港九牧王公司若对所涉商标是否驰名持有异议,受理案件的法院应当重新进行审查。因此,香港九牧王公司与商标局[2004]第26号批复并无法律上的利害关系。在该行政裁定书中,北京市高级人民法院贯彻的就是对驰名商标个案认定原则。8[8]

(二)本案反映的问题思考

在本案一审中,原告请求法院重新认定其“华能”商标为驰名商标。天津市第一中级人民法院考虑到河北省石家庄市中级人民法院在审理原告中国华能与石家庄华能变压器厂、石家庄华能电力机械配件厂的商标侵权和不正当竞争纠纷案9[9] 中已认定其注册的“华能”商标为驰名商标,而基于民事诉讼法理论中“一事不再理”的原则,对该请求不予审理认定。二审中,原告再次提出认定驰

名商标问题。二审天津市高级人民法院则基于上述同样的事实,考虑到对该事实,被上诉人在诉讼中并没有提出异议,而且上诉人请求认定驰名商标的主张本意,在于主张被上诉人企业字号的使用是不正当竞争行为,而再次不予认定。这反映了驰名商标司法认定如何妥善处理的问题。

从理论上说,前述驰名商标“被动保护、个案认定”原则的确立,意味着驰名商标不再代表某种产品的“身份”,只具个案作用,即具有适当诉求的案件中对驰名商标的认定结果只对本案有效,其认定结果不具有延续性。其原因在于驰名商标有一定的时效性,商标所有人可以因为正确的经营措施使自己的商标成为驰名商标,也可能因为错误的经营措施或随着时间的推移而使其商标不再驰名。这样做的结果使已经为法院判决和行政机关认定为驰名商标的,人民法院在商标侵权诉讼中是否再次予以审查、再次认定,就成为不可回避的问题。考虑到方便当事人诉讼和人民法院审判,最高人民法院《关于商标权民事纠纷案件适用法律的若干问题的解释》规定,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查;提出异议的,人民法院依照《商标法》第14条的规定审查。这样的规定,实事求是地简化了一部分认定程序,避免了重复劳动,充分尊重了当事人的意志自由,有利于提高办案效率。10[10] 在上述案件中,应当说法院贯彻了这一规定。不过,一审法院基于民事诉讼法理论中“一事不再理”的原则而对该请求不予审理认定,笔者认为在适用法理上值得商榷,因为驰名商标的再次认定与民事诉讼理论中适用“一事不再理”的原则不能相提并论,原因在于驰名商标的所谓“驰名”具有动态性。

在涉及驰名商标方面,本案有一个值得探讨的问题是:驰名商标的“驰名”时间应如何认定。在本案一审中,天津市第一中级人民法院主张,在1993年至河北省石家庄市中级人民法院判决前,“华能”商标是否驰名问题,因原告未向本院提交此期间内该商标被认定为驰名商标的证据,故不能作为驰名商标予以保护。另外,该法院还基于其有关请求法院给予认定的要求不属法院管辖而不予支持。在该案中,由于原告未能提供其所主张的“华能”商标应被认定为驰名商标的证据,一审法院未将该商标按照驰名商标保护。笔者认为,根据上述最高人民法院《关于商标权民事纠纷案件适用法律的若干问题的解释》,当事人对曾经被

行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查。在这种情况下,不再审查并不意味着在本案中不能按照驰名商标予以保护。上述司法解释的本意既有节省程序的内涵,也有重视当事人意志自由的内涵,不再审查不能简单地排除对原告曾被认定(行政或司法认定)驰名的商标按照驰名商标保护对待。这一问题确实值得进一步探讨。

另外,在涉及商标专用权与企业名称权冲突的诉讼案件中,还有一个问题值得重视,即驰名商标被行政或者司法明确认定之前的一定时间内,是否应按照驰名商标对待,并给予其特殊法律保护?本案虽然对这一问题没有明确,但不妨碍我们进一步进行探讨,因为有关司法实践已提出了对这一问题的看法,且未能达成共识。这里不妨以北京市第一中级人民法院的两个判例作为分析的素材。

在上述中国中信集团公司诉某市中信家具制造有限公司、某中信家具集团有限公司等商标侵权与不正当竞争纠纷案中,北京市第一中级人民法院指出:1996年6月,原告注册了在金融类商品上的“中信”文字商标。虽然被告注册使用“中信”字号晚于原告注册“中信”注册商标的时间,但原告未举证证明被告注册企业名称字号时原告的商标已经处于驰名状态,故原告就被告的企业注册行为行使驰名商标的跨类保护缺乏事实基础和法律依据。

在此之前的另一个判决则具有不同的观点:

在中国国际信托投资公司诉某中信兴业投资顾问有限公司不正当竞争纠纷案11[11] 中,北京市第一中级人民法院认为:虽然被告在1999年1月19日进行企业名称登记时,“中信”商标尚未被有关部门认定为著名商标或驰名商标,但驰名商标是一种事实状态,“中信”商标在1996年获得注册以及其1999年3月15日及同年12月29日分别被相关部门认定为著名商标及驰名商标的事实,足以说明被告在进行该企业名称登记时已经在金融服务内具有相当的知名度。被告作为一家从事投资咨询的公司在1999年进行企业名称等登记时,将与原告注册商标“中信”相近似的文字“中信兴业”作为字号进行登记,无偿地占有了原告“中信”商标所代表的商业信誉,损害来了原告的利益;同时,足以导致相关公众误以为被告为原告的下属企业或两者之间存在其他联系,损害了社会公众的利益,故被告的行为违反了诚实信用原则,构成了不正当竞争。


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