在网店的首页非常醒目的使用他人的注册商标,他的目的是告诉消费者这个网店销售的是这个商标的品牌的产品。
关于这个问题是不是构成侵权,主要涉及到产品销售者他有没有权利去单独使用产品商标,如果他有这个权利,那他这个权利的范围是怎样的,可以使用到怎样的程度,涉及的主要是这样的问题。
关于这个问题,我国工商总局在1996年曾经下发过一个文件,就是《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》。当时那个通知的背景主要是在汽车行业,有很多的汽车修理店,在修理店的招牌上就非常醒目的写着奥迪汽配修理店、奥迪专修店啊这类使用方式。当时很多汽车品牌的品牌权人就将这个问题反映到工商局,地方工商局认为这个问题非常复杂,就向工商总局去请示,工商总局1996年就下发了这个文件。当时的精神是没有经过商标注册人的允许,他人不得将其注册商标用作专卖店、专营店、专修店的企业名称或者营业招牌使用,也就是说这种使用,工商总局是认为是侵权形式的使用。但是后来这份通知在2004年的时候被废止,现在已经没有效力了。
但是刚才提到的东陶案,郑州中院在审理这个案件时就参考
了工商总局的通知,所以郑州中院当时的判决是认为侵权是成立的。后来呢,被告上诉到河南高院,河南高院最后推翻了郑州中院的判决。河南高院认为被告在他的经营场所外悬挂东陶的英文商标是对他经营的商品的合理宣传,并没有侵犯东陶商标注册权人的相关权益。
但是在同一年,也是2002年,另外一个登喜路的案子,成都中院做出的判决就是和河南高院的判决截然相反的。在那个案件中,成都中院认定被告不能把登喜路的商标独立的使用在他的店标上,虽然他销售的是正品商品。
类似的这种相反的判决其实一直都有,甚至在最近的2012年相关的判决还是有针锋相对的结论,所以到目前为止,这个问题还是没有一个明确的认定。
比如2012年保定中院的ZIPPO案。ZIPPO就是那个比较有名的打火机的品牌,那个案子是一个典型的电子商务的案例,因为被告是通过自己的网店销售ZIPPO的打火机,他把ZIPPO的注册商标在自己网店的首页做了显著标注,保定中院就认为这种方式不是合理的使用。
但是同样在2012年,上海一中院判决的立邦案里面,上海
一中院就认为被告在自己的网站上单独的使用立邦商标是对他销售的正品的立邦产品的延伸性的使用,是属于合理使用的范围。
所以大家可以看出现在各种法院对这个问题的判决是非常混乱的,实际上也是如此。但是在这种情况下,我们认为还是有一定的规则是可以总结出来的。
我们可以参考国外一些国家的做法,在美国关于指示性合理使用有一个经典的案例,叫做NewKids案。在这个案件中,美国法院第一次提出了商标指示性使用判断的三个考虑性因素:第一,就是涉案的商品和服务没有办法在不使用商标的情况下被方便的描述。这个描述特别指出是一种方便的描述,而不是绝对的必须,所以可以看出美国法院在总结相关规则的时候是非常注重商业实践的合理性的。第二个考虑因素和第一个是密切相关的,对商标的使用是描述这种商品或服务所合理必要的。第三个标准是使用者并没有借助这个商标来暗示得到商标权人的特别的赞助或许可。简单说呢,美国法院所归纳出来的考虑指示性使用是否合理的考虑因素,主要是三点:第一,就是方便描述的原则;第二,是合理必要原则;第三,是没有产生混淆的原则。
我们认为美国法院归纳的这些原则对我们是有很强的借鉴意义的,在我们国家还没有非常明确的规则出现的情况下,我们的法院包括司法维权的实践之中,可以借鉴美国法院的归纳。
第四,商标淡化的问题
关于商标淡化,前一阵子有一个很热的案例,就是上海浦东法院判决的卡地亚诉梦克拉案。这个案子确实也非常有突破性,法院也非常大胆。因为这个案子里,被告并没有在自己的商品上直接使用卡地亚商标或者近似的商标,而是在描述中用了“卡地亚款”这样一种描述。实际上他的意思是,我的商品这种款式是类似于卡地亚珠宝的款式。但是浦东法院判决认为即使是这种使用也是对商标专用权造成损害的使用。此判决建立的基础就是他认定原告的商标是具有比较高的显著性和知名度的,在这种情况下,被告把它描述成商品款式的描述词,法院认为这种描述如果被广泛使用的话,就有可能使卡地亚这种有很高显著性的商标变成一个通用名称,这样对此商标的权益是非常严重的损害。之所以说这个案子非常有突破性,原因就是在这个案子之前还没有类似的判例出现。
但是其实呢,商标淡化的问题已经是一个非常严重的问题。比卡地亚这个案子更典型的案子是发生在化学化工的领域,我们有很多这个领域的客户,现在面临这方面的问题。因为在化学化工领域,早期创建一个品牌时很可能这个品牌就是这个商品唯一的一个品牌,其他的经营者是没有办法生产相同的商品,因为在最开始的时候这些商品都是有专利权的保护的。所以当时的消费者就很自然的把这唯一的品牌和这种商品建立了一一对应的联系。但是随着时间的推移,市场上慢慢的会有不同的选择出现,可能他的专利权也到期了,或者有其他人使用不同的技术方案,发明出类似功能的产品。其实在这个时候,这个品牌的名称已经不是这一类商品的唯一的名称了,但是由于习惯性的称呼,可能慢慢就有越来越多的人把这个品牌当做这类商品唯一的名称。对于这种情况,如果商标权人不采取及时的措施加以制止的话,那对这个商标毁灭性的打击是非常严重的,商标淡化相当于判决了一个商标的死刑。所以浦东法院的这个判决其实建立了一个非常好的先例,以后如果有商标权人面临商标淡化的威胁时,就可以用相同或类似的理论,通过主张自己商标的其他方面的权益来制止淡化方面的损害。之所以说它是其他方面的权益,原因就是这种保护并不是为了制止混淆或者是商品来源方面的误认,它的目的完全是为了维持商标的显著性。